16 stycznia 2019 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zdecydował, iż oznaczenie chroniące nazwę renomowanej polskiej wódki Lubelskiej:
nie zostanie zarejestrowane jako znak towarowy Unii Europejskiej z uwagi na zbyt duże podobieństwo do niemieckiej marki wódki „Lubeca” należącej do firmy Lass & Steffen GmbH Wein-und Spirtuosen-Import , która uzyskała znak towarowy na nazwę swojego produktu już w 1985.
Producent wódki, Stock rozpoczął sprzedaż wódki Lubelskiej na rynki zagraniczne w 2012, a już w 2013 został zgłoszony wniosek o uzyskanie znaku towarowego chroniącego nazwę wódki Lubelskiej wraz z elementami graficznymi. Urząd ds. Własności Intelektualnej Unii Europejskiej (dalej EUIPO) nie uwzględnił tego wniosku z uwagi na sprzeciw Lass & Steffen GmbH oparty na wcześniejszym niemieckim znaku słownym „Lubeca” zarejestrowanym z datą pierwszeństwa z 1985 roku dla alkoholi. Zdaniem EUIPO fonetyczne podobieństwo pomiędzy znakami jest wystarczające by wprowadzić w błąd konsumentów co do pochodzenia towarów nimi oznaczonych.

W odwołaniu od powyższej decyzji, polski producent zwracał uwagę na elementy graficzne, które odróżniają stworzone przez nich logo od niemieckiego słownego znaku, co jednak nie przekonało ani EUIPO, ani później Sądu Unii Europejskiej. Oba organy stwierdziły, iż w spornym znaku elementy graficzne nie mają charakteru odróżniającego, gdyż ułożone w formie łuku litery często spotyka się na etykietach alkoholi, a z kolei korona stanowi jedynie element dekoracyjny. W efekcie jak wskazano przeciętny konsument będzie zwracał uwagę przede wszystkim na warstwę słowną obu znaków, która dla niemieckiego odbiorcy będzie niezrozumiała - zarówno w zakresie polskiego słowa „lubelska”, jak i łacińskiego „Lubeca”.

Odwołanie od rozstrzygnięcia Sądu UE, złożył już nie sam producent, ale państwo polskie wspierane przez Stock Polska. Poza argumentami powołanymi już wcześniej jak brak należytego uwzględnienia elementów graficznych spornego znaku, czy niesłuszne uznanie, iż niemieccy konsumenci nie znają łacińskiej nazwy „Lubeca”, chociaż korzysta z niej wiele firm z siedzibą w niemieckim mieście Lubeck, państwo polskie powołało się także na naruszenie zasady równego traktowania, pewności prawa oraz dobrej administracji z uwagi na nieuwzględnienie wcześniejszych decyzji EUIPO zakazujących pośredniej oceny dominujących elementów znaku oraz pomijania elementów o niewielkiej zdolności odróżniającej przy globalnej ocenie znaku.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie podzielił jednak przedstawionej argumentacji. Postanowił oddalić apelację, podkreślając że wszystkie elementy graficzne jak najbardziej były wzięte pod uwagę przy całościowej ocenie podobieństwa. Uznano jednak, że nie odróżniają one wystarczająco obydwu znaków, szczególnie biorąc pod uwagę identyczność towarów oraz podobieństwo fonetyczne.
Czy wódka Lubelska zostanie wycofana z zagranicznych rynków?
Utrzymanie w mocy decyzji EUIPO odmawiającej rejestracji oznaczenia LUBELSKA jako znaku towarowego Unii Europejskiej, nie oznacza zakazu używania tej nazwy – ani w Polsce ani w Europie. Na tym etapie oznacza to wyłącznie, iż nazwa tej popularnej wódki nie będzie mogła korzystać z przywilejów, które wiążą się z posiadaniem prawa ochronnego na znak towarowy Unii Europejskiej . Do takich przywilejów należy wyłączne prawo do używania znaku w obrocie oraz możliwość zakazania wszelkim stronom trzecim, które nie posiadają zgody właściciela znaku, używania znaku identycznego lub podobnego w obrocie handlowym.

Jeżeli właściciel znaku towarowego Lubeca chciałby doprowadzić do wycofania produktów oznaczonych znakiem towarowym Lubelska z rynku, musiałby zwrócić się do sądu powszechnego z roszczeniem o zakazanie używania tego znaku na rynku oraz wycofanie z obrotu produktów nim oznaczonych. Jako, że ochrona znaku towarowego jest terytorialna, a wcześniejszy znak towarowy Lubeca jest znakiem krajowym- niemieckim, a nie znakiem towarowym Unii Europejskiej, to taki zakaz mógłby uzyskać wyłącznie na terytorium Niemiec.

Co więcej, choć Stock nie uzyska na oznaczenie Lubelska znaku towarowego chroniącego go na terytorium całej Unii Europejskiej to w mocy pozostaje ochrona wynikająca z krajowych znaków towarowych zarejestrowanych przed polskim Urzędem Patentowym. Może także ubiegać się o ochronę poprzez znaki krajowe bezpośrednio przed urzędami patentowymi poszczególnych krajów Unii, co jednak stanowi długotrwały i bardziej kosztowny proces niż uzyskanie ochrony od razu na terytorium 28 krajów za pośrednictwem jednej rejestracji.
Co zrobić by nasza marka nie znalazła się w podobnej sytuacji?
Jeżeli nie chcemy dowiedzieć się po 7 latach od wprowadzenia produktu na rynek (jak w przypadku wódki Lubelskiej), iż niemożliwe jest uzyskanie monopolu na daną nazwę/logo, warto już na etapie planowania wprowadzania na rynek nowego produktu, logo, czy rebrandingu już istniejącego produktu, sprawdzić zdolność wybranego oznaczenia do rejestracji. Tego rodzaju badanie przebiega dwuetapowo.

Najpierw analizuje się zdolność rejestracyjną danego oznaczenia tj. czy wybrana przez przedsiębiorcę nazwa w ogóle może zostać zarejestrowana jako znak towarowy. Zarówno bowiem polskie jak i europejskie przepisy wymieniają kategorie oznaczeń wyłączonych z rejestracji .

Najczęstszym błędem jest wybieranie oznaczenia, które nie nadaje się do odróżniania w obrocie towarów, dla których zostało zgłoszone, czyli ma charakter opisowy - bezpośrednio wskazuje na zakres przedmiotowy oferty danego producenta. Takie oznaczenia wydają się często najbardziej intuicyjne, ale konsekwencją jest brak możliwości uzyskania na nie monopolu. Przykładowo Urząd Patentowy nie zarejestruje jako znak towarowy oznaczenia „gazety” dla usług sprzedaży prasy, czy „kancelaria” dla usług prawnych.

Jeżeli powyższa analiza wykaże, iż wybrane oznaczenie może zostać zarejestrowane jako znak towarowy, kolejnym etapem jest badanie czystości znaku towarowego tj. poszukiwanie identycznych oraz podobnych znaków towarowych z wcześniejszą datą zgłoszenia w rejestrach krajów na terytorium których potencjalnie towar lub usług ma wejść na rynek (nawet w długofalowej przyszłości). Tutaj często pojawia się pytanie, dlaczego nie wystarczy wpisać w wyszukiwarkę internetową oznaczenia, które nas interesuje i sprawdzić czy ktoś już z takiego oznaczenia korzysta. Wynika to z błędnego przekonania, że wystarczy aby nasza nazwa nie była identyczna do oznaczeń potencjalnych konkurentów, aby uniknąć problemów z uzyskaniem monopolu na wybraną nazwę. Tymczasem wyrok w sprawie wódki Lubelskiej pokazuje, że nawet przy dość odległym podobieństwie, przy spełnieniu innych warunków (jak identyczność towarów czy podobieństwo fonetyczne) oznaczenie może nie uzyskać rejestracji jako znak towarowy, a nawet może naruszać prawa innych podmiotów. Wyrok w sprawie wódki Lubelskiej pokazuje, że nawet kiedy intuicyjnie wydaje się, że oznaczenia nie są podobne – istnieje ryzyko, że urząd czy sąd w sporze uzna je za podobne na tyle by wprowadzać w konsumentów w błąd. Tego rodzaju ryzyko może zostać z łatwością ocenione przez doświadczonego prawnika, znającego reguły kolizyjności sformułowane na przestrzeni lat przez sądy i urzędy.

Po drugie wyszukiwarki internetowe pokazują w pierwszej kolejności wyniki lokalne, co oznacza że w ten sposób możemy dotrzeć co najwyżej do konkurentów na terenie Polski. Tymczasem jeżeli nasz konkurent z jakiegokolwiek kraju Unii Europejskiej, zarejestrował swoje oznaczenie jako Znak Towarowy Unii Europejskiej to jego monopol obejmuje także terytorium Polski, nawet jeśli używa go przykładowo wyłącznie we Francji. Z kolei, co pokazuje przykład kolizji pomiędzy oznaczeniami Lubelska i Lubeca – nawet jeśli potencjalny konkurent posiada wyłącznie znak na terytorium swojego kraju to i tak może zablokować możliwość uzyskania rejestracji na terytorium Unii Europejskiej, co w konsekwencji utrudni wejście naszego produktu/usług na zagraniczne rynki.