SPV na polskim rynku: Własność intelektualna – kwestie praktyczne i prawne (cz. 3)
W poprzednich artykułach serii omówiono kwestie praktyczne i prawne dotyczące wprowadzenia spółki zagranicznej na polski rynek oraz doboru zasobów ludzkich. W tym artykule poruszymy temat zabezpieczenia własności intelektualnej.
Własność intelektualna (IP)
Szeroko pojęta własność intelektualna (ang. Intellectual Property, IP) może obejmować zarówno utwory chronione prawem autorskim, wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, topografie układów scalonych jak i know-how. Własność intelektualna w wielu przypadkach stanowi istotne aktywo przedsiębiorstwa, które umożliwia mu dostarczanie produktów, świadczenie usług lub pozwala na skuteczne konkurowanie na rynku. Dlatego też ważne jest zapewnienie właściwej ochrony IP.
SPV prowadząca lub planująca podjęcie działalności w Polsce z wykorzystaniem środków publicznych powinna mieć właściwie uregulowane kwestie IP z podmiotami powiązanymi. W szczególności powinno przejawić się to w:
- odpowiednim zabezpieczeniu prawnym transferu IP między np. spółką-matką a SPV (poprawnie skonstruowane umowy dotyczące np. przeniesienia własności czy licencji wyłącznej);
- ustaleniu, na jakim terytorium i w której spółce będzie wytwarzane dofinansowywane IP;
- na jakich zasadach nastąpi komercjalizacja IP wypracowanego w projekcie np. czy SPV będzie miało możliwość wdrożenia IP we własnej działalności gospodarczej i uzyskiwania z tego tytułu przychodów;
- na jakich zasadach może nastąpić ewentualny transfer wypracowanego w projekcie IP do podmiotów powiązanych.
IP w projektach B+R z finansowaniem publicznym
Kwestia IP jest jednym z kryteriów oceny wniosków o dofinansowanie – zarówno w projektach badawczo-rozwojowych, jak i inwestycyjnych. Niewłaściwe lub niewystarczające zabezpieczenie tego aspektu projektu może zatem skutkować negatywną oceną wniosku o dofinansowanie. Z tego względu warto uregulować tę kwestię, zanim przystąpi się do aplikowania o wsparcie publiczne.
Organy udzielające wsparcia na tego rodzaju projekty oczekują, aby Wnioskodawca, aplikując o dofinansowanie publiczne, posiadał uregulowane kwestie związane z IP. Wymóg ten przejawia się w kilku aspektach:
- Dysponowanie IP niezbędnym do realizacji projektu (np. prac badawczo-rozwojowych przewidzianych w projekcie), a także wskazanie informacji o ewentualnym współdzieleniu tych praw z innymi podmiotami i o zasadach tego współdzielenia.
- Wskazanie kto będzie właścicielem wyników prac B+R, które zostaną wypracowane w projekcie.
- Uprawdopodobnienie, że brak jest dostępnych i objętych ochroną rozwiązań, technologii czy wyników prac B+R, których istnienie uniemożliwiałoby albo czyniło niezasadnym przeprowadzenie zaplanowanego wdrożenia wyników projektu. W tym celu przed złożeniem wniosku o dofinansowanie należy przeprowadzić analizę stanu techniki, która w szczególności powinna określać czy wdrożenie rezultatów projektu nie naruszy praw własności intelektualnej innego podmiotu lub czy ochrona obecnie stosowana przez inne podmioty nie stoi na przeszkodzie wdrożeniu rezultatów projektu.
- Podział praw do IP wypracowanych w projekcie – w przypadku realizacji projektu w konsorcjum z innym podmiotem. Co do zasady, strony dzielą się przedmiotowymi prawami proporcjonalnie do wkładu w projekt (udział w budżecie projektu). Jeżeli jedna ze stron po realizacji takiego projektu chciałaby pozostać wyłącznym właścicielem tych praw, wówczas może odkupić część praw od drugiego konsorcjanta po cenie rynkowej.
- Posiadanie zarysu strategii ochrony IP i dobór adekwatnych form ochrony IP np. rozważenie czy lepiej starać się o przyznanie patentu czy może bardziej skutecznym sposobem ochrony będzie objęcie istoty innowacji tajemnicą przedsiębiorstwa.
- W przypadku projektów B+R konieczne jest zaplanowanie fazy komercjalizacji, określenie przewidzianej jej formy oraz oszacowanie opłacalności takiego projektu. Kwestia IP jest jednym z istotnych elementów strategii komercjalizacji. W ramach wniosku należy zaplanować czy wypracowane w projekcie IP podlegać będzie wdrożeniu we własnej działalności Wnioskodawcy, czy zostanie sprzedane do innego podmiotu czy może podlegać będzie licencjonowaniu.
- W przypadku projektów związanych z wdrażaniem innowacji kwestia IP jest również istotna, gdyż aplikując, konieczne jest wykazanie m.in. posiadania praw do planowanych do wdrożenia wyników prac B+R czy też prawa do seryjnego wytwarzania produktu.
Formy ochrony IP
Wybór odpowiedniej formy ochrony ma kluczowe znaczenie pod kątem zabezpieczenia posiadanego IP, ale także generowania korzyści z tego tytułu przez jego właściciela. Najczęściej stosowanymi formami ochrony IP są:
Tajemnica przedsiębiorstwa – informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Korzyści wynikające z zastosowania tajemnicy przedsiębiorstwa to przede wszystkim brak kosztów związanych z ochroną, brak ograniczenia ochrony w czasie oraz brak konieczności upublicznienia szczegółów i założeń technicznych posiadanych rozwiązań. W przypadku zastosowania tej formy ochrony, dostęp do kluczowych materiałów i informacji dotyczących IP powinien być ograniczony wyłącznie do ścisłego grona kluczowych pracowników firmy odpowiedzialnych za komercjalizację rozwiązania.
Ochrona patentowa – wiąże się z koniecznością upublicznienia wypracowanych założeń technicznych, jednak zapewnia takie korzyści jak uzyskanie monopolu na stworzone rozwiązanie, uregulowaną prawnie podstawę do korzystania z wynalazku, czy wzrost wartości firmy i umocnienie jej pozycji rynkowej. Patent daje właścicielowi prawo do wyłącznego korzystania z wynalazku, w sposób zarobkowy, przez określony czas i na określonym terytorium. Dodatkowe korzyści może zapewnić wybór odpowiedniej strategii patentowej. Proaktywne podejście polegające na utworzeniu rozbudowanego i dopasowanego do profilu działalności firmy portfolio patentowego ogranicza obszar działalności konkurentów i zabezpiecza pozycję właściciela patentu.
Prawo autorskie – forma ochrony stosowana wobec utworów rozumianych jako każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. W praktyce, oprócz ochrony np. utworów literackich, multimedialnych czy audiowizualnych ochronę tę stosuje względem rozwiązań w zakresie oprogramowania.
IP Box – korzyści podatkowe
Przedsiębiorcy rozliczający podatek w Polsce i zarabiający na własności intelektualnej mogą skorzystać z mechanizmu IP Box, którego istota tkwi w zastosowaniu preferencyjnej stawki opodatkowania w wysokości 5% dla wybranych kategorii dochodów osiągniętych z tzw. kwalifikowanych praw własności – prawa te stanowią zamknięty katalog, który zawiera m.in. patent, wzór przemysłowy, autorskie prawo do programu komputerowego. Oznacza to, że aby skorzystać z mechanizmu, należy po pierwsze osiągać dochody z jednej z poniższych kategorii:
- z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej,
- ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej,
- z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi,
- z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym postępowaniu sądowym albo arbitrażu.
Po drugie, konieczne jest również prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności B+R bezpośrednio związanej z wytworzeniem, rozwinięciem lub ulepszeniem kwalifikowanego IP, a następnie objęcie wyników przeprowadzonych prac B+R ochroną praw własności intelektualnej w jednej z form określonego w katalogu zamkniętym kwalifikowanych IP.
Aby skorzystać z preferencji IP Box w przypadku SPV operującej w Polsce, istotne jest zatem właściwe uregulowanie kwestii IP pomiędzy SPV a spółką powiązaną tak, aby prawa własności (a w szczególnych przypadkach licencja wyłączna) należały do właściwej spółki, a ich zakres i forma były zgodne z regulacjami prawnymi w zakresie IP Box.
> Artykuł dostępny także w wersji anglojęzycznej.
Czytaj więcej
Posłuchaj